『下町ロケット』の弁護士に聞く起業家が知っておくべき商標・特許のキホン

内田・鮫島法律事務所 鮫島正洋 弁護士インタビュー

優秀な技術を持った中小・ベンチャー企業が数多く存在するが、多くは特許・商標を有効に生かせず大手に対して不利な状況を強いられるケースがある。そこで、池井戸潤のベストセラー小説『下町ロケット』に登場する神谷弁護士のモデルになった特許に詳しい内田・鮫島法律事務所 鮫島正洋弁護士に、「起業家が知っておくべき商標・特許のキホン」について話を伺った。
『下町ロケット』の弁護士に聞く起業家が知っておくべき商標・特許のキホン

鮫島 正洋(さめじま・まさひろ)
東京工業大学金属工学科卒業後、藤倉電線株式会社(現・株式会社フジクラ)入社。在籍中に弁理士試験に合格し、その後日本アイ・ビー・エム株式会社入社。1996年に司法試験に合格し、翌年同社を退職。弁護士として新たなスタートを切る。2004年に内田・鮫島法律事務所を開設。地域中小企業知的財産戦略プロジェクト(特許庁)統括委員長。池井戸潤のベストセラー小説『下町ロケット』のモデルになった、国内でも数少ない技術系弁護士である。

ブランディングの第一歩。起業時はすぐに商標の調査を。

ー起業する際、知財関係で気を付けるべきことは何でしょうか。

鮫島:商標の調査をきちんと行うことです。まったく違う業態であれば構いませんが、近い業態で似たような名前が出てきたら問題となり得ます。他社の商標とバッティングしていると後々交渉が発生し、もし交渉が決裂したら社名変更までしなければならなくなるおそれがあります。

特許庁にIPDLという無料のデータベースがあるので、商標に関しては事前にそちらで調査するべきです。また、商標だけでなく、製品名やサービス名に関しても同じことが言えます。知財と言うと、発明や特許に関することが取り上げられがちですが、それはもう少し後の段階で考えるべきことで、まずは商標なのです。

ー特許関連のことはどのぐらいの時期から発生しますか?

鮫島:業種によります。ただ、自分が持っている技術を活かして独立する場合は、早い段階から気を付ける必要があります。早期定年で辞める方の多くはそれまで会社でやってきたことを題材として創業することが多いのですが、それに関する知的財産権は会社に帰属している場合が多い。

例えば、長年研究開発をやってきて会社名義で特許をたくさん出願された方が独立する場合、その技術を題材として独立しても、会社の特許に引っかかる可能性が高いと思います。つまり、独立して特許を実施するという了解を会社から得ないと、志は良くても法的には無理だという話になりかねません。このような場合は、投資家や支援者がつきにくくなるので、成功の確率が大きく下がってしまいます。

また、機器の販売をやっていた方が独立して、顧客を新規開拓するのではなく、自分がそれまで使ってきた顧客名簿を片手に営業したような場合でも不正競争防止法違反になってしまうのです。このように、前職との権利関係というのは、事前にしっかり準備しておくべきポイントです。

ートラブルを回避するには、所属していた会社と話し合うしかないのでしょうか。

鮫島:会社との話し合いがうまくいかなかったら行政が調停をしてくれるスピンアウト調停制度のようなものを作るべきですが、残念ながらまだそういった制度はありません。となると、法的にも手当てされた状態でのスピンアウトは事実上難しいことが多い。先日、あるスタートアップ団体の集まりに呼ばれて講演を行いましたが、会場に来ている方のほとんどがそこをケアしていなかったことには驚きました。

ートラブルになってしまった時はどうしたら良いでしょう。

鮫島:スタートアップ時にご相談いただければ、「このケースは会社の技術を使わなければいけないように思うのですが、会社から特許のライセンスを受けられているのですか?」といった指摘ができると思うのですが、我々の内田・鮫島法律事務所にも相談に来る人はほとんどいないですね。でも、会社を辞めてからそれに気付いたのでは遅いんです。特に自分が在職時にいい特許を出していれば出しているほど、前職での特許が問題になるという逆説的なジレンマがあります。